Hace unos meses tomamos conocimiento del conflicto que se generó entre la marca de lujo Hermes y Mason Rothschild, quien creó un token no fungible (NFT) llamado “Baby Birkin”, el cual había sido inspirado en el bolso más destacado de la marca Hermes como lo son los Birkin. Este renombrado caso, generó un importante debate de cuál es el grado de protección de los derechos de propiedad intelectual ante una eventual conflicto en la web 3.0.
Por: Dra. Karen Elorza (*)
Introducción:
Décadas atrás, con el desarrollo de internet y el posicionamiento de las empresas en la red nos enfrentamos a situaciones de conflicto entre las marcas y los nombres de dominio. Había personas que registraban un dominio con el nombre de una marca reconocida y así bloqueaba al mismo para el titular de la marca o sus representantes, generando situaciones de conflicto para su liberación o negociaciones con importantes sumas de dinero.
Ante una nueva faceta de la red y las interconexiones, así como con el desarrollo de nuevas tecnologías y modalidades de posicionamiento en el mercado, nos encontramos ante nuevos conflictos en los que debe de evaluarse el nivel de protección que aplica sobre la propiedad intelectual y el relacionamiento entre el mundo virtual y real.
En este marco es que en el último tiempo se han dado a luz incipientes conflictos entre los titulares de derechos marcarios o de derechos de autor y ciertos proyectos relacionados a la emisión de tokens no fungibles [NFT, Non-Fungible Tokens].
Cuando nos referimos a NFT podríamos definirlo, a grandes rasgos, como un activo digital que representa un valor único y no fungible que se encuentra registrado en una cadena de bloques (blockchain) y de cuyo registro surge su creación y propiedad brindando trazabilidad. Puede ser objeto de un NFT todo contenido digital, como ser un video, una imagen, un gráfico, etc. Por ejemplo, a comienzos del 2021 el fundador de Twitter, Jack Dorsey, comercializó como un NFT su primer tuit en dicha red, por alrededor de U$S 3.000.000.
El conflicto entre Hermes y Mason Rothschild
Si bien el conflicto es reciente y aún se está a la espera del resultado de la demanda presentada por Hermes, lo cierto es que su resolución será un precedente legal al momento de conciliar la propiedad intelectual y el criptoarte.
Hermes es una marca de lujo con gran reconocimiento en el mundo de la moda. Su bolso Birkin es un diseño exclusivo creado en la década del 80 y uno de los productos con más fama de la marca cuyo precio de venta puede ir desde los US$ 5.000 a US$ 500.000 según los materiales involucrados. Atento a ello, Hermes, además de ser el distribuidor autorizado del producto, es el titular de la marca Birkin, lo que le permite ejercer su derecho de propiedad y así evitar el uso por terceros que no cuenten con su autorización.
En este marco, Rothschiel creó un NFT denominado “Baby Burkin” el cual está inspirado en el famoso bolso de la marca Hermes. Como era de esperarse, ese NFT tuvo un gran éxito por lo que rápidamente creó unos cien NFTs que denominaron “MetaBirkin”, colección que según NFT Rarible habría recaudado más de US$ 1.200.000.
Al tomar conocimiento de estas circunstancia, Hermes intimó a Rothschild, así como a la plataforma que éste utilizaba (Open Sea) a cesar en la utilización de la marca Birkin relacionada a sus objetos digitales y consecuentemente retirarlos del mercado, ya que entendía que la actividad desarrollada consistía en una violación a los derechos de propiedad intelectual que le corresponden a Hermes como propietario de la marca Birkin y del diseño del bolso. Adicionalmente, Hermes entendía que la actividad desarrollada por Rothschild le estaba generando un enriquecimiento inapropiado atento a que estaba desarrollando un importante éxito financiero a causa de la reputación de la marca y su titular, todo lo cual consideraba inapropiado.
A pesar de ello, Rothschield se negó a proceder en tal sentido y hasta reconoció que la elección del nombre fue justamente basado en el prestigio de la marca pero que su explotación en el mundo digital en los términos en los que realizó la actividad no violenta ninguna norma o derecho, por lo que continuaría con su actividad.
Ante esta situación, Hermes International y Hermes of Paris Inc presentaron una demanda en los tribunales de Nueva York contra Rothschield por infracción marcaria, competencia desleal y registro de nombre de dominio web usando marcas pre registradas o existentes.
En relación a la infracción marcaria, se basa en las marcas pre registradas Hermes y Birkin y la marca tridimensional que protege la forma del bolso Birkin. Hermes entiende que la denominación MetaBirkins así como el diseño del NFT genera confusión sobre las marcas de su propiedad, todo lo cual es ilegítimo de acuerdo a la normativa marcaria. En relación a la confusión, incluso, aclara que la marca MetaBirkins es simplemente copia de la famosa marca registrada Birkin al agregar el prefijo genérico ‘meta’, prefijo que refiere al mundo virtual y la economía digital.
Con respecto a la competencia desleal, Hermes acusa a Rothschild de estar desarrollando una práctica de competencia desleal, generando en el público una asociación inmediata con Hermes y su famoso producto, dando a entender así que la línea se trata de productos digitales de la propia firma Hermes o que hay algún tipo de vínculo o asociación con la misma, aprovechándose así de su fama y prestigio sin que exista autorización a tales efectos.
Por su parte, al analizar el reclamo sobre el registro y uso de dominios web con el nombre de marcas pre registradas existentes, la acusación se basa en el registro de la marca www.metabirkins.com así como en las cuentas de Twitter e Instagram denominadas @MetaBirkins y @metabirkins respectivamente.
Ahora bien, en lo que refiere a la infracción marcaria, uno de los puntos en conflicto que queremos destacar, ya que seguramente sea objeto de debate por parte del tribunal actuante, es si realmente el registro que ostenta Hermes cubre “productos digitales” o si incluso se entiende que no los ostenta, si podría eventualmente igual oponerse a éstos en relación a considerarse una marca notoria, respecto del cual cualquier representación digital también debe estar vedada. Este punto es trascendental, ya que al momento en que se registra una marca, ello se realiza en relación a los productos o servicios que se desean proteger y desarrollar en atención a la clasificación de Niza. Si bien algunas marcas globales en algún momento han decidido registrarse en todas las clases, lo cierto es que hay una gran cantidad de jurisdicciones que exigen para el mantenimiento del registro y correspondiente protección que exista uso real de la misma en la clase respectiva. De lo contrario, dicha clase podría ser anulada, tal como sucede en nuestro país.
Situación similar a la que hemos comentado y respecto de la cual debemos aguardar la resolución judicial, se desarrolló en los últimos meses con el restaurante estadounidense Olive Garden, respecto del cual dos artistas digitales crearon una colección de fotografías digitales de los restaurantes de la marca, lo cual no fue aceptado por la firma, dando comienzo así a nuevas disputas legales en el ámbito.
Ante esta interrogante, y con el nuevo mercado yacente, empresas como Walmart se están posicionando con sus marcas comerciales en el ámbito digital en relación al metaverso, los NFT y las criptomonedas, ya que prefieren salvaguardar el registro en estas categorías y así contar con un elemento mayor de protección en tal sentido. No obstante ello, en este caso también está siendo acompañado de pasos en el mercado respectivo de forma tal de evitar cualquier impugnación posterior por ausencia de uso.
Consideraciones finales
No cabe duda que ante el avance tecnológico y el desarrollo de nuevos mercados se están generando nuevos retos para los operadores comerciales así como sus asesores, visualizando nuevas problemáticas (o no tanto), pero sí aspectos que deben considerarse a la hora de prever las implicancias que la irrupción de los nuevos mercados pueden acarrear en el comercio. Casos como los referidos deben servir para abrir los ojos y no dejarse estar en la consideración de una problemática que ya es actual independientemente de lo incipiente que aún es o de las perspectivas actuales de los negocios.
(*) Integrante del equipo legal de Galante & Martins
Referencias:
1. https://www.instagram.com/metabirkins/?hl=es
3. https://www.wipo.int/classifications/nice/es/index.html
